學習重點 掌握物之發明與方法發明的「實施」範圍。物之發明的法定實施行為有「進口」,沒有「出口」;方法發明除了使用方法本身,也及於該方法直接製成之物。 理解權利耗盡的前提:專利物由專利權人製造或經其同意製造並販賣後,使用或再販賣該物不受專利權效力拘束。英文稱為 exhaustion doctrine。 掌握專利讓與與授權的登記對抗效力,以及專屬被授權人的三項權限:排他(可排除專利權人本人)、再授權、侵權救濟。 辨認強制授權的法定事由。限制競爭或不公正競爭的事由,須已「經法院判決或公平交易委員會處分」,僅開始調查不夠。 熟悉方法發明實施條文的英文句型,正確譯出「為販賣之要約」、「為上述目的而進口」與「直接製成之物」。 核心觀念 一、專利實施:物之發明與方法發明分開記 依專利法第58條,發明專利權人除另有規定外,專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。英文的 exploit / exploitation 在此指法律上的「實施」;exclusive right 指專有權利。 發明類型實施行為英文關鍵字 物之發明製造、為販賣之要約、販賣、使用,或為上述目的而進口該物making、offering for sale、selling、using、importing for these purposes 方法發明:方法本身使用該方法using the process 方法發明:直接產物使用、為販賣之要約、販賣,或為上述目的而進口該方法直接製成之物a product obtained directly by that process 物之發明的法定實施行為共五種:製造、為販賣之要約、販賣、使用、進口。其中沒有「出口」(exporting)。題目問「實施行為不包括何者」時,exporting 就是答案。不過,不能因此推論物品只要用於出口,先前在國內的製造或販賣也不受專利權拘束。各個行為仍應分別判斷。 方法發明的保護不只及於「使用方法」本身,也及於該方法直接製成之物的使用、要約販賣、販賣及特定目的進口。判斷時要保留「直接」這個限制,不可擴張到所有間接相關的下游產品。 二、方法發明的英譯句型 「方法發明之實施,指下列各款行為」可譯為:The exploitation of a process invention means the following acts: 第1款「使用該方法」可譯為:1. using the process; 第2款「使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物」可譯為:2. using, offering for sale, selling, or importing for the aforementioned purposes the product obtained directly by the said process. 翻譯要點如下: offering for sale 是「為販賣之要約」,屬於獨立的實施行為,不可只寫 selling 而漏掉。 for the aforementioned purposes(或 for these purposes)修飾 importing,表達「為上述目的而進口」。 obtained directly by 表達「直接製成之物」,其中 directly 不能省略。 方法專利的「方法」通常譯為 process;「方法發明」譯為 process invention。 三、權利耗盡:合法售出後,該物的使用與再販賣不受限 依專利法第59條,專利權效力不及於下列行為:專利權人所製造或經其同意製造之專利物販賣後,使用或再販賣該物。上述製造、販賣,不以國內為限。這就是權利耗盡原則(exhaustion doctrine,亦稱 doctrine of exhaustion)。 判斷順序有三步: 確認該物是否由專利權人製造,或經其同意製造。 確認該物是否已經販賣。 確認後續行為是否為對該物的使用或再販賣。 耗盡只針對已售出的特定物品,不代表整個專利權消滅,也不等於允許買受人另行製造新的專利物。 英文選項的辨別: equivalents:均等(均等論,doctrine of equivalents,用於侵權判斷)。 exclusion:排除。 extinction:消滅。 exhaustion:耗盡。描述「合法銷售後,使用、轉售不受專利權拘束」的制度,應選這個。 四、專利讓與與授權:登記對抗、排他、再授權、救濟 登記對抗:依專利法第62條,發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權,非經向專利專責機關登記,不得對抗第三人。英文題目可能寫成 shall have no locus standi against any third party unless it is recorded,這是正確敘述。這是對抗效力,不是生效要件,不可寫成「未登記則當事人間契約無效」。 專屬授權的排他效力:專屬被授權人在被授權範圍內,得排除發明專利權人及第三人實施該發明。因此,專利權人雖然仍保有專利權,也會受到自己授出的專屬授權限制。 再授權:依第63條,專屬被授權人得將其被授予之權利再授權第三人實施,但契約另有約定者,從其約定。非專屬被授權人則須經專利權人或專屬被授權人同意,才能再授權第三人。 侵權救濟:依第96條,專屬被授權人在被授權範圍內,得請求排除侵害、防止侵害,並對故意或過失侵害者請求損害賠償,但契約另有約定者,從其約定。所以「即使授權契約已明文授予,專屬被授權人仍無權提起侵權訴訟及請求損害賠償」是錯誤敘述。專屬被授權人原則上本來就有這些權利,契約明文授予時更沒有疑義。 比較項目專屬被授權人非專屬被授權人 排除他人實施授權範圍內,可排除專利權人及第三人不能排除他人 再授權原則可以,契約另有約定從其約定須經專利權人或專屬被授權人同意 侵權救濟授權範圍內原則可以,契約另有約定從其約定不具專屬被授權人的此項法定地位 五、強制授權:分清「應依緊急命令」與「得依申請」 依專利法第87條,為因應國家緊急危難或其他重大緊急情況,專利專責機關應依緊急命令或中央目的事業主管機關之通知,強制授權所需專利權,並儘速通知專利權人。英文用 shall,表示法定應為;這與下列「得依申請」使用的 may 不同。 另有下列情事之一,而有強制授權之必要者,專利專責機關得依申請強制授權: 增進公益之非營利實施(exploited non-commercially for the enhancement of public interest)。 後發明利用先發明:發明或新型專利權的實施,將不可避免侵害在前的發明或新型專利權,且相較於在前專利,具有相當經濟意義之重要技術改良。 限制競爭或不公正競爭:專利權人有限制競爭或不公正競爭之情事,並經法院判決或公平交易委員會處分。 第三種事由的關鍵是「已有法院判決或公平會處分」。如果只有檢舉、懷疑,或公平會才剛開始調查(an investigation is initiated),都不符合這個法定要件。此外,依申請的前兩款事由(公益非營利、後發明改良),申請人原則上須先以合理的商業條件,在相當期間內嘗試協議授權而未成,才能申請強制授權。 常考陷阱 把 exporting 當成物之發明的實施行為:法定列舉是製造、要約販賣、販賣、使用與特定目的的進口,沒有出口。不要因為「進出口」常一起出現,就把出口也算進去。 把方法專利限縮為使用方法:方法專利還及於直接製成之物的使用、要約販賣、販賣及特定目的進口。 翻譯漏掉 directly 或 offering for sale:「該方法製成之物」與「該方法直接製成之物」範圍不同;「為販賣之要約」也是獨立行為,不能併入 selling。 耗盡原則選錯字:equivalents(均等)、exclusion(排除)、extinction(消滅)都是干擾選項,正解是 exhaustion。 將耗盡寫成專利權全部消滅:耗盡只針對已合法售出的物品,不等於可以自由製造新品,也不限於國內的製造與販賣。 將未登記寫成讓與或授權無效:正確說法是「不得對抗第三人」(no locus standi against any third party)。 認為專屬授權不能排除專利權人:專屬被授權人在授權範圍內,得排除專利權人及第三人實施。 否定專屬被授權人的訴權或損害賠償請求權:只要出現「無權提起侵權訴訟、請求損害賠償」,尤其加上「即使契約明文授予」,就是錯誤選項。 把公平會立案調查當成強制授權事由:investigation is initiated 只表示開始調查,必須已有法院判決或公平會處分才符合要件。 shall 與 may 混淆:緊急情況是「應」依緊急命令或通知強制授權(shall);公益、後發明、競爭事由則是「得」依申請(may, upon request)。 記憶口訣 「物:製、約、賣、用、進,沒有出;法:用法加直接品。」「約」指為販賣之要約;「進」要連同「為上述目的」一起記;出口不在法定列舉中。 「售後用轉看耗盡(exhaustion),另造新品不放行。」權利耗盡處理的是已售物品的流通,不是製造授權。 「登記為對抗;專屬三權:排他(連專利權人)、再授權、可訴請,約定從約定。」 「強授:緊急用 shall;公益、後進步、競爭用 may;競爭須有判或處。」後發明須具相當經濟意義的重要技術改良;競爭事由須有法院判決或公平會處分,僅開始調查不算。